La nouvelle a récemment fait le tour du web : Apple aurait perdu un litige de marque l’opposant à une société de droit mexicain dénommée IFONE, perdant ainsi le droit de commercialiser l’Iphone 5 sur ce territoire ! Explications.

Article rédigé par Mathieu Salvia, avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies. Cet article fait partie d’une rubrique sur le droit et internet dans laquelle Mathieu publie régulièrement des chroniques liées à l’actualité du sujet.

La nouvelle a récemment fait le tour du web : Apple aurait perdu un litige de marque l’opposant à une société de droit mexicain dénommée IFONE, perdant ainsi le droit de commercialiser l’Iphone 5 sur ce territoire ! Sur Presse-Citron, certains lecteurs se réjouissent, d’autres s’interrogent… à raison. Petit retour sur cette nouvelle affaire de marques.

Vous connaissez désormais les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ainsi que les obligations qui pèsent sur le titulaire pour les conserver (si vous ne le savez pas, je vous encourage à lire mon premier article du 14/10/2012).

Gardez simplement à l’esprit que le titulaire d’une marque enregistrée détient un monopole d’exploitation sur cette marque pour les produits ou services visés à l’enregistrement[1]. Ces produits et services sont « répartis » en différentes « classes », que l’on choisies lors du dépôt de la marque.

mexicain Le Web et le droit : iPhone et Mexique, une autre affaire de marque
(image Creative Commons : http://www.flickr.com/photos/38451115@N04/5209317174flickrcc.net)

Dans cette affaire, la société APPLE – qui possède déjà plusieurs marques mexicaines enregistrées en 2006 (notamment en classes 9 et 28[2]) – souhaitait enregistrer une nouvelle marque pour les services de télécommunication relevant de la classe 38.

Certains de ses produits semblent en effet visés par cette classe[3] (notamment IMessage et FaceTime). Problème : une société de droit mexicain IFONE est d’ores et déjà titulaire d’une marque figurative enregistrée en 2003 pour cette même classe.

Deux stratégies s’ouvrent à la société APPLE pour sécuriser ses droits de marque sur le marché mexicain

-      déposer une marque verbale IPHONE dans la classe 38, en prenant le risque que la société IFONE s’oppose à cet enregistrement en invoquant sa marque antérieure[4]

-      tenter au préalable de faire « tomber » la marque  pour être libre par la suite de déposer sa marque verbale IPHONE.

C’est cette seconde option qu’a choisie la société APPLE. Le droit[5] prévoit en effet que le titulaire d’une marque :

-      qui n’a pas commencé à l’exploiter dans les 5 ans qui suivent son enregistrement,

ou

-      qui en a abandonné l’exploitation depuis plus de 5 ans

est susceptible d’être déchu de ses droits sur cette marque.

Cette mesure vise notamment à prévenir la présence sur le marché de marques devenues inutiles, dont l’exploitation a cessé ou qui n’avait pour unique objet que de faire « barrage » au dépôt de marques concurrentes. Pour obtenir cette déchéance qui lui aurait permis d’enregistrer sa marque verbale en classe 38, APPLE a donc tenté de démontrer que la marque  n’était plus exploitée. C’est de cette action judiciaire dont le net s’est fait l’écho.

La société IFONE a toutefois réussi à échapper à la déchéance de ses droits sur sa marque en justifiant d’un usage sérieux de celle-ci pour les « services de télécommunication » visés en classe 38. L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel qui a fait tant de bruit s’est donc contenté de constater la validité de la marque antérieure IFONE. N’ayant pu me procurer une copie de cette décision, je ne sais pas si la société IFONE a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société APPLE, ni si les juges y ont fait droit. Il semble toutefois qu’aucune interdiction de vente des produits APPLE sur le territoire mexicain n’ait été prononcée à ce jour.

Il convient cependant de préciser que la société IFONE se trouve désormais dans une position de force, puisque sa marque vient d’être « validée » par deux décisions. Elle pourrait ainsi :

-      tenter de s’opposer à l’enregistrement par APPLE d’une marque IPHONE en classe 38,

-      attaquer la société APPLE en contrefaçon de marque (par exemple pour l’exploitation des services IMessage et FaceTime sous le signe IPHONE).

Chacune de ces actions suppose néanmoins que la société IFONE parvienne à convaincre les juges de l’existence d’un risque de confusion auprès du consommateur entre la marque antérieure et le signe verbal IPHONE.

En conclusion, rien n’est encore perdu pour APPLE.

En tout état de cause et compte tenu de l’enjeu économique, on peut imaginer que si une éventuelle procédure devait menacer la commercialisation de l’IPHONE sur le territoire mexicain, le litige se dénouerait très certainement par la conclusion d’un accord transactionnel confidentiel consistant :

-      soit au rachat de la marque antérieure ,

-      soit à la coexistence des deux marques litigieuses.


[1] À titre d’illustration, si je dépose une marque « presse-citron » pour des télévisions uniquement, un concurrent pourra utiliser le signe « presse-citron » pour des canettes de soda.

[2] Notamment deux marques verbales IPHONE enregistrées pour des téléphones portables et des jeux vidéo (classes 9 et 28)

[3] On note d’ailleurs qu’elle possède une marque verbale IPHONE enregistrée aux USA pour les services de la classe 38

[4] Plus précisément, en invoquant le risque de confusion susceptible d’exister auprès du consommateur entre la marque antérieure IFONE et une marque IPHONE.

[5] Je raisonne ici par rapport au droit français. Le droit mexicain comporte certainement de nombreuses différences, qui me sont inconnues. Les principes applicables aux notions évoquées ici semblent toutefois sensiblement les mêmes.