Le Web et le droit : iPhone et Mexique, une autre affaire de marque

La nouvelle a récemment fait le tour du web : Apple aurait perdu un litige de marque l’opposant à une société de droit mexicain dénommée IFONE, perdant ainsi le droit de commercialiser l’Iphone 5 sur ce territoire ! Explications.

Article rédigé par Mathieu Salvia, avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies. Cet article fait partie d’une rubrique sur le droit et internet dans laquelle Mathieu publie régulièrement des chroniques liées à l’actualité du sujet.

La nouvelle a récemment fait le tour du web : Apple aurait perdu un litige de marque l’opposant à une société de droit mexicain dénommée IFONE, perdant ainsi le droit de commercialiser l’Iphone 5 sur ce territoire ! Sur Presse-Citron, certains lecteurs se réjouissent, d’autres s’interrogent… à raison. Petit retour sur cette nouvelle affaire de marques.

Vous connaissez désormais les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ainsi que les obligations qui pèsent sur le titulaire pour les conserver (si vous ne le savez pas, je vous encourage à lire mon premier article du 14/10/2012).

Gardez simplement à l’esprit que le titulaire d’une marque enregistrée détient un monopole d’exploitation sur cette marque pour les produits ou services visés à l’enregistrement[1]. Ces produits et services sont « répartis » en différentes « classes », que l’on choisies lors du dépôt de la marque.

mexicain Le Web et le droit : iPhone et Mexique, une autre affaire de marque
(image Creative Commons : http://www.flickr.com/photos/38451115@N04/5209317174flickrcc.net)

Dans cette affaire, la société APPLE – qui possède déjà plusieurs marques mexicaines enregistrées en 2006 (notamment en classes 9 et 28[2]) – souhaitait enregistrer une nouvelle marque pour les services de télécommunication relevant de la classe 38.

Certains de ses produits semblent en effet visés par cette classe[3] (notamment IMessage et FaceTime). Problème : une société de droit mexicain IFONE est d’ores et déjà titulaire d’une marque figurative enregistrée en 2003 pour cette même classe.

Deux stratégies s’ouvrent à la société APPLE pour sécuriser ses droits de marque sur le marché mexicain

-      déposer une marque verbale IPHONE dans la classe 38, en prenant le risque que la société IFONE s’oppose à cet enregistrement en invoquant sa marque antérieure[4]

-      tenter au préalable de faire « tomber » la marque  pour être libre par la suite de déposer sa marque verbale IPHONE.

C’est cette seconde option qu’a choisie la société APPLE. Le droit[5] prévoit en effet que le titulaire d’une marque :

-      qui n’a pas commencé à l’exploiter dans les 5 ans qui suivent son enregistrement,

ou

-      qui en a abandonné l’exploitation depuis plus de 5 ans

est susceptible d’être déchu de ses droits sur cette marque.

Cette mesure vise notamment à prévenir la présence sur le marché de marques devenues inutiles, dont l’exploitation a cessé ou qui n’avait pour unique objet que de faire « barrage » au dépôt de marques concurrentes. Pour obtenir cette déchéance qui lui aurait permis d’enregistrer sa marque verbale en classe 38, APPLE a donc tenté de démontrer que la marque  n’était plus exploitée. C’est de cette action judiciaire dont le net s’est fait l’écho.

La société IFONE a toutefois réussi à échapper à la déchéance de ses droits sur sa marque en justifiant d’un usage sérieux de celle-ci pour les « services de télécommunication » visés en classe 38. L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel qui a fait tant de bruit s’est donc contenté de constater la validité de la marque antérieure IFONE. N’ayant pu me procurer une copie de cette décision, je ne sais pas si la société IFONE a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société APPLE, ni si les juges y ont fait droit. Il semble toutefois qu’aucune interdiction de vente des produits APPLE sur le territoire mexicain n’ait été prononcée à ce jour.

Il convient cependant de préciser que la société IFONE se trouve désormais dans une position de force, puisque sa marque vient d’être « validée » par deux décisions. Elle pourrait ainsi :

-      tenter de s’opposer à l’enregistrement par APPLE d’une marque IPHONE en classe 38,

-      attaquer la société APPLE en contrefaçon de marque (par exemple pour l’exploitation des services IMessage et FaceTime sous le signe IPHONE).

Chacune de ces actions suppose néanmoins que la société IFONE parvienne à convaincre les juges de l’existence d’un risque de confusion auprès du consommateur entre la marque antérieure et le signe verbal IPHONE.

En conclusion, rien n’est encore perdu pour APPLE.

En tout état de cause et compte tenu de l’enjeu économique, on peut imaginer que si une éventuelle procédure devait menacer la commercialisation de l’IPHONE sur le territoire mexicain, le litige se dénouerait très certainement par la conclusion d’un accord transactionnel confidentiel consistant :

-      soit au rachat de la marque antérieure ,

-      soit à la coexistence des deux marques litigieuses.


[1] À titre d’illustration, si je dépose une marque « presse-citron » pour des télévisions uniquement, un concurrent pourra utiliser le signe « presse-citron » pour des canettes de soda.

[2] Notamment deux marques verbales IPHONE enregistrées pour des téléphones portables et des jeux vidéo (classes 9 et 28)

[3] On note d’ailleurs qu’elle possède une marque verbale IPHONE enregistrée aux USA pour les services de la classe 38

[4] Plus précisément, en invoquant le risque de confusion susceptible d’exister auprès du consommateur entre la marque antérieure IFONE et une marque IPHONE.

[5] Je raisonne ici par rapport au droit français. Le droit mexicain comporte certainement de nombreuses différences, qui me sont inconnues. Les principes applicables aux notions évoquées ici semblent toutefois sensiblement les mêmes.

9 commentaires

  1. Et oui on ne gagne pas à chaque fois.
    Quelle arrogance de Apple. Ca devient gerbant de vouloir s’imposer de cette maniere de partout en se croyant les maitres du monde.

    VIVE IFONE.

    Ils n’ont qu’a changer de nom apple, pour appeler leur tel iCarambaUnTelPourri

  2. Ce cas va s’avérer épineux pour Apple car la société en question n’est pas une toute petite entreprise mais une SA qui a l’air assez importante (même si sur leur site je n’ai rien trouvé de très précis). Difficile donc d’envisager un rachat de cette boite pour acquerir la marque (ou alors à un prix qui ne serait pas rentable vu la faible taille du marché).

  3. Yes !! Enfin Apple qui perd une affaire !!
    En même temps les Apple Boy  » bon euh les mexicains ils ont un nom similaire et ils l’avait avant nous. C’est pas gravve on fonce ! » – serieux ><

  4. C’est clair quelle arrogance de la part d’Apple. Merci la justice Mexicaine pour ne pas avoir plier face à Apple. Pour les « autres (qui) s’interrogent… à raison (!) », les entreprises qui commencent par un « i » devraient prier pour qu’Apple ne choisisse pas un nom similaire ?

  5. Apple est décidément sur tous les fronts avec ses soucis de marques, de brevet etc …
    C’est apparemment leur passe temps favori, je serais curieux de savoir combien gagnent leurs avocats lol

  6. @Nemrodzxr et @Sarah : Deux nuances à ce que vous dites. D’une part, rien ne prouve que la marque IFONE (il s’agit d’un logo) et IPHONE ne puisse coexister sur le marché sans générer un risque de confusion chez le consommateur. D’autre part, si la marque IFONE avait réellement cessé d’être exploitée ces 5 dernières années, il aurait été normal qu’elle soit déchue et qu’APPLE puisse déposer sa marque.
    En tout état de cause, il me parait tout à fait « normal » d’un point de vue stratégie d’entreprise qu’APPLE ait tenté de sécuriser ses droits de marque sur ce territoire. Ce que je cherche à dire ici, c’est que cela n’est pas « lié » à APPLE. N’importe quelle société aurait agit de même.

  7. @Nicolas : La justice (qu’elle soit mexicaine ou française) ne « plie » pas devant un intérêt privé. Je sais que dans l’imaginaire collectif, c’est inconcevable, mais pourtant c’est le cas. Il y a toujours des règles de droit qui justifient une décision. Décisions qui sont publiques et que tout un chacun peut consulter pour s’assurer de sa conformité.
    Que l’on soit d’accord ou non avec ces règles de droit est un autre problème qui se résout dans les urnes. Le but de cet article est précisément de vous donner les clefs nécessaires à la compréhension d’une décision de justice. En l’occurrence, si la marque IFONE était exploitée, il est normal dans cette affaire que son titulaire n’ait pas été déchu de ses droits.

    @template site web : J’ai du mal à comprendre en quoi cette nouvelle serait bonne et pour qui (APPLE ? Le consommateur ?) Voulez-vous dire que lorsqune société a un peu trop de succès, il faudrait qu’elle perde un ou deux litiges, histoire de la sanctionner ?
    Mon opinion est que cette nouvelle n’est en l’était ni bonne, ni réellement mauvaise pour APPLE : L’Iphone semble actuellement en vente sur le territoire mexicain et le restera, j’en suis quasiment sûr.

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