Nom de domaine ‘wiiu.com’ : GAME OVER pour Nintendo ?

Comme vous devez le savoir, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais) vient récemment de refuser[1] de transférer le nom de domaine <www.wiiu.com> réservé par une société dénommée Oceanside Capital Corp, à la société Nintendo of America Inc. Explications.

Article rédigé par Mathieu Salvia, avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies. Cet article fait partie d’une rubrique sur le droit et internet dans laquelle Mathieu publie régulièrement des chroniques liées à l’actualité du sujet.

Cette tentative infructueuse me donne l’occasion parfaite de reprendre la plume et d’apporter quelques précisions sur les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges en matière de noms de domaine.

1. Quels sont les recours dont disposaient Nintendo pour obtenir le transfert du nom de domaine ‘wiiu.com’ ?

Nintendo commercialise sa console Wii depuis novembre 2006 et sa grande sœur, la Wii U, depuis novembre 2012.

Dans ce cadre, le géant nippon a procédé à de nombreux dépôts de marques « WII » et « Wii U » mais s’est hélas aperçu, trop tard, que le nom de domaine ‘wiiu.com‘ était déjà réservé.

Les litiges entre titulaire d’une marque et réservataire d’un nom de domaine sont légion et donnent lieu, chaque année, à une jurisprudence abondante et riche d’enseignement.

Nintendo, comme tout titulaire d’un droit de marque, avait deux options pour tenter de récupérer ce nom de domaine :

  • saisir un tribunal (compétent territorialement) d’une action en contrefaçon ; il s’agit de l’option judiciaire. La décision est ici rendue par un juge.
  • déposer une plainte UDRP[2] auprès de toute institution de règlement des litiges agréée, telle que l’OMPI ; il s’agit de l’option extrajudiciaire. La décision est ici rendue par un arbitre.

Sans entrer dans les détails, il importe de préciser ici que chacune des deux options dispose d’avantages et d’inconvénients qui lui est propre. Ainsi, seule l’option judiciaire permet d’obtenir – en plus du transfert du nom de domaine – des dommages intérêts. Cette procédure est toutefois longue et coûteuse et ne peut s’appliquer à tous les litiges.

Si Internet a tendance à nous faire oublier l’existence de frontières, la réalité juridique et l’absence d’un droit international unique nous ramènent bien vite IRL en cas de conflits internationaux.

A titre d’exemple, le juge français n’est pas forcément compétent pour trancher un litige opposant une société française à un réservataire de nom de domaine américain (ce problème ne se posait pas ici puisque les deux sociétés étaient de droit américain).

A l’inverse, la procédure UDRP a pour avantage de s’appliquer quel que soit le lieu où est établi le bureau d’enregistrement, l’identité, le siège social ou le domicile du requérant (titulaire de la marque) ou du réservataire.

C’est en outre une procédure rapide (environ 60 jours contre 18 mois en moyenne pour une procédure judiciaire française) et relativement peu onéreuse (le coût peut varier de 1.1135 euros à 3.015 euros en fonction du nombre d’experts désignés).

Ces dernières considérations ont probablement motivé le choix de Nintendo de recourir à l’option extrajudiciaire, même s’il convient de préciser que les actions judiciaires et extrajudiciaires ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que Nintendo aurait donc pu, en parallèle, saisir un tribunal compétent.

2. Pourquoi la société NINTENDO a-t-elle perdu ?

La décision rendue par l’OMPI peut paraître choquante mais n’est en réalité pas surprenante, comme nous allons le voir.

Le succès d’une plainte UDRP est conditionné à la démonstration cumulative des trois conditions suivantes[3]:

  • Le nom de domaine « WII U » doit être identique ou similaire à une marque antérieure sur laquelle la société Nintendo a des droits,
  • Le réservataire du nom de domaine litigieux ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime sur le nom « WII U »,
  • Le nom de domaine « WII U » doit avoir été réservé et utilisé de mauvaise foi.

La démonstration de la première condition ne posant ici aucune difficulté, nous allons analyser ensemble les deux dernières.

– L’absence d’intérêt légitime

Première difficulté pour Nintendo, ses droits de marque remontent, aux mieux, à avril 2006, alors que le nom de domaine <www.wiiu.com> a quant à lui été réservé le 13 janvier 2004, soit plus de deux ans avant. Le réservataire ne pouvait donc, à priori, pas savoir que Nintendo allait commercialiser une console baptisée Wii U… Alors, pourquoi avoir déposé précisément ce nom de domaine ? Simple coïncidence ? Il se trouve que la société Oceanside, réservataire du nom de domaine, a communiqué de nombreux éléments justifiant de son projet, à l’époque, de développer un service appelé « We Invest in You ».

Au vu des ces éléments de preuves (factures adressées par des prestataires mentionnant le nom du site etc…), l’OMPI a considéré que la société Oceanside avait, au moment de la réservation, un intérêt légitime suffisant d’enregistrer le nom de domaine wiiu.com.

Si vous avez été attentifs, vous avez compris que cette note pourrait s’arrêter ici, puisque le succès de la plainte UDRP est conditionné par la démonstration cumulative des trois critères ci-dessus.

La société Nintendo avait toutefois des arguments solides à faire valoir sur le critère de la mauvaise foi.

– L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi

Il apparait en effet que le nom de domaine <www.wiiu.com> a fait l’objet de nombreux transferts depuis sa création. Il n’a, en outre, jamais été exploité et renvoie aujourd’hui sur un site parking constitué de liens commerciaux relatifs à l’univers des consoles et des jeux vidéos.

La défense de la société Oceanside sur ce point a été la suivante :

  • le nom de domaine a bien fait l’objet de plusieurs transferts, mais uniquement dans le cadre de la mise en place du projet « We Invest in You »,
  • les liens publicitaires ne sont pas à son initiative mais sont automatiquement générés par le registrar.

Vraies ou non, ces prétentions ont suffi à convaincre définitivement l’OMPI de rejeter la plainte du géant japonais. La décision aurait – peut-être – été différente si la société Oceanside avait proposé son nom de domaine à Nintendo pour un prix déraisonnable, mais tel ne semble pas avoir été le cas…

Nous ne saurons jamais, en réalité, si la société Oceanside a, oui ou non, adressé une offre de vente à Nintendo. Pourquoi ? Parce-que si tel a été le cas, cette offre a très certainement été transmise par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs. Or, la correspondance entre avocats est couverte par le secret professionnel et ne peut donc être communiquée dans le cadre d’un litige, fut-il extrajudiciaire…

3. Alors, Game Over pour Nintendo ?

Pas forcément. La décision rendue par l’OMPI est de nature administrative et non judiciaire. Rien n’empêche par conséquent Nintendo de saisir un Tribunal d’une action en contestation visant à en obtenir la nullité, ni même d’une action en contrefaçon de sa marque ou en concurrence déloyale. Les chances de succès me paraissent toutefois limitées, compte tenu notamment de l’antériorité du nom de domaine et du projet « We invest in you » de la société Oceanside.

Reste alors la voie de la négociation…


[1] Décision du 30 juin 2013 Nintendo of America Inc. v. Domain Privacy Group / Domain Admin Case No. D2013-0322

[2] Pour les noms de domaine en .com, .net, .org, .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel et .tel

[3] Il est ici précisé que cette procédure est régie par les principes directeurs du règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine du 26 août 1999 ainsi que par les règles d’application des principes directeurs du règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine du 24 octobre 1999


13 commentaires

  1. Intéressant, mais des erreurs dans l’article :
    « ce problème ne se posait pas ici puisque les deux sociétés étaient de droit américain » => Nintendo est japonais, pas américain (sauf si on parle de Nintendo of America)
    « La démonstration de la première condition ne posant ici aucune difficulté » => Justement si, et d’ailleurs vous l’expliquez ensuite
    « nous allons analyser ensemble les deux dernières. » => Vous parlez ensuite de la 1ère et de la 3ème, pas des deux dernières

    Détail mais bon 😉

  2. Epic fail pour Nintendo, mais en même temps pour un site déposé avant toute console nommée wii/wiiu, c’est tout a fait normal…

  3. Ok la société Oceanside voulait faire un projet We invest in you, et a donc des documents qui le prouve. Mais il me semble que si Nintendo possède des droits sur la marque Wii U à partir de 2006 et que si quelqu’un achète le nom de domaine wiiu.com avant 2006, même si il parle de la console Wii U à partir de la sorti de la console ou même quelques mois avant, ou redirige carrément vers le site officiel d’Xbox, il me semble qu’Oceanside serait dans la légalité non ? Puisque la réservation du nom de domaine est antérieur au dépot de la marque…

  4. Merci pour cet article fort intéressant. La propriété intellectuelle est vraiment mise à rude épreuve dans le monde des nouvelles technologies. On lit constamment des articles sur des problèmes de propriété intellectuelle, du coup cet article permet de comprendre un peu le processus juridique qui gère tout ça.

  5. Ils n’ont pas été très futé chez Nintendo. Ils auraient payé quelques millions dès le début, on ne parlerait même pas de ce problème.

  6. C’est vrai qu’on ne voit pas souvent d’article sur le droit et les noms de domaine, je trouves cela très instructif comme article! Il serait bénéfique pour Oceanside de vendre le nom de domaine à Nintendo et ainsi en tirer un très bon prix.
    Merci pour l’actualité!

  7. De plus suivant le pays ou vie le déposant du nom de domaine ils préférent passer par la voie transaction car certains pays au niveau justice au autre chose à faire que géré se genre de probleme.
    Mon conseil, ne cédé pas si vous n’avez rien a vous reprocher, certain petit main se son fait une spécialité de se faire passer pour des ayant droit alors qu’ils n’en avais aucun. J’ai eu affaire personnelement à quelqu’un qui se fessais passer pour une personne de l’ambassade Française.

  8. Epic fail pour Nintendo, mais en même temps pour un site déposé avant toute console nommée wii/wiiu, c’est tout a fait normal…
    << ou est passé ce commentaire ?

  9. @moltes : Je ne crois pas avoir commis d’erreur.

    La procédure UDRP opposait ici la société Nintendo of America Inc, comme il est précisé en note de bas de page n°1.

    Les 3 conditions sont bien :

    1) Le nom de domaine « WII U » doit être identique ou similaire à une marque antérieure sur laquelle la société Nintendo a des droits,

    2) Le réservataire du nom de domaine litigieux ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime sur le nom « WII U »,

    3) Le nom de domaine « WII U » doit avoir été réservé et utilisé de mauvaise foi.

    Vous constaterez que je n’aborde pas la première condition, qui ne pose pas de problème puisque le nom de domaine est et la marque wiiu.

    J’aborde au contraire les deux conditions suivantes : l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi (qui sont donc en réalité les conditions n°2 et 3).

    @tous les autres : merci pour vos commentaires. Je suis ravi que vous trouviez ces articles sur le droit intéressant.

  10. « Nintendo commercialise sa console Wii depuis novembre 2006 et sa grande sÅ“ur, la Wii U, depuis novembre 2012 »
    Ne parle t’on pas alors de petite sÅ“ur plutôt que grande ? 😉

    J’espère avoir saisi que le nom de domaine a été demandé et obtenu en vue d’un projet nommé We Interest In You mais à ce moment là, ont ils également demandé le nom de domaine http://www.weyou.com ? À moins qu’il ne soit déjà attribué ou non-attribuable…

    Merci !

  11. @valoufifa = On peut 😉 Je faisais référence à la puissance de la WiiU, supérieure à celle de la Wii (donc grande sœur).
    Le nom de domaine a été obtenu avant le dépôt de la marque WiiU. Le registrar ne demande jamais les raisons qui motivent le réservataire. Ici, la société Oceanside semblait effectivement avoir pour projet de développer un service intitulé « We Invest in You ». Je ne comprends pas vraiment votre remarque concernant le nom de domaine « weyou.com » mais après une rapide recherche, il semble que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une réservation.

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