[rédacteur invité] Droit des marques : un nom de domaine disponible n’est pas une garantie

Article rédigé par Jérôme Fournier de Capital story. Une histoire qui rappelle ma petite mésaventure d’il y a quelques années. Moralité : faites gaffe avec les noms de domaine. Il y a désormais un peu plus de 4 mois, je me suis lancé dans le blogging avec un objectif à terme de 600€ par mois.

Article rédigé par Jérôme Fournier de Capital story. Une histoire qui rappelle ma petite mésaventure d’il y a quelques années. Moralité : faites gaffe avec les noms de domaine.


Il y a désormais un peu plus de 4 mois, je me suis lancé dans le blogging avec un objectif à terme de 600€ par mois. Cette somme doit me permettre d’arriver encore plus rapidement à mon objectif final: l’indépendance financière. J’aime les défis et je m’ en suis lancé donc un après d’autres investissements. Le blog était bien parti puisque j’avais obtenu sur le dernier mois en cours plus de 7000 visites et plus de 150€ de gains. Malheureusement, une tuile m’est tombée dessus. Régulièrement, je précise sur mon blog Capital story qu’un investissement est un risque et un blog ou site n’échappe pas à la règle.

J’avais donc pris un nom de domaine en toute bonne foi qui était disponible. Deux mois après, je reçois un mail d’une société qui me demande de les recontacter au sujet de ce nom de domaine. Je les contacte par téléphone et la société en question me déclare être détenteur du nom commercial et me demande d’abandonner mon nom. Le choc est douloureux! Elle me déclare avoir oublié de renouveler le nom de domaine mais est inscrite au registre du commerce. Elle me présente d’ailleurs un extrait du Kbis. Je clame ma bonne foi et je précise que je ne fais pas de concurrence. Elle me dit que si puisqu’on traite du même sujet: l’argent. De plus, le nom de la société n’est pas exactement le même que mon nom de domaine.

Dès lors, je me renseigne auprès d’un juge et de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Ceux-ci me déclarent que la société est antérieure à moi mais que je ne fais pas spécialement concurrence. La société gère les différents traitements de la paye alors que moi je parle d’investissements (immobilier, bourse, blogging, placements,…). Je précise, de plus, à l’INPI que la société n’y est pas inscrite. Elle répond que c’est une société et qu’elle n’est pas obligée de s’inscrire. Elle me donne l’exemple d’une société mondialement connue. Difficile quand même pour un particulier de le savoir quand cela concerne des petites entreprises! En effectuant des recherches sur le site infogreffe, je remarque que le nom commercial est réservé mais peu usité par la société. Je constate qu’elle avait réservé tous les dérivés de son nom de société et donc mon nom de domaine.

Dès lors, j’ai 2 choix: Un procès long et couteux avec un résultat incertain qui aurait sans doute tourné en faveur de la société ou un arrangement à l’amiable. En accord avec les représentants de la société, avec qui les échanges étaient courtois, j’ai décidé un arrangement financier. De plus, je leur ai demandé de conserver pendant deux mois le nom de domaine afin d’établir une transition en douceur. La perte de trafic a été de ce fait moins douloureuse. Mon blog n’avait que 2 mois. Si j’en vivais ou si mon blog avait quelques années, peut être que j’aurai réagi différemment et c’en est même sur et certain.

Désormais, mon blog a le nom de capital story. J’espère que le magazine capital et l’émission de télé réalité secret story ne vont pas m’intenter un procès… lol. Je remercie Éric de me laisser rédiger cet article invité afin d’avertir les détenteurs de sites d’une possible mésaventure comme la mienne. Un nom de domaine disponible n’est pas une garantie et il faut donc faire des recherches en amont.

J’espère de tout cœur que ma mésaventure servira tous les blogueurs ou autres à ne pas répéter mon erreur. 


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32 commentaires

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  3. Pour moi, il n’y a pas eu d’erreur et d’ailleurs le blogueur a sûrement fait une bonne affaire financière ! (sinon il a eu tort de signer ! car son point de vue était défendable et il ne concurrençait pas la société… car il ne vendait rien…)

  4. C’est étrange j’aurais jurer que vous étiez dans vos droit de garder le nom de domaine, il y a quelque temps je me souviens d’ailleurs de grosse société international qui était contrainte (pas d’autre choix) à racheter (au prix fort) un nom de domaine à un particulier qui l’avait réservé. En tous cas merci pour ce retour d’expérience.

  5. Quelques commentaires d’un point de vue purement juridique (et en espérant ne pas être ennuyeux).

    Il est en effet possible, pour une société, d’assigner le titulaire d’un nom de domaine afin de former une demande en revendication de ce dernier et d’en obtenir le transfert.

    Cette action n’est cependant pas si simple. Le demandeur devra en effet démontrer :

    1) un usage antérieur du signe en question (par exemple capital story),
    2) que cet usage antérieur est public, non équivoque, non précaire et continu,
    3) qu’au moment du dépôt, le titulaire du nom de domaine avait connaissance de cet usage antérieur ou ne pouvait l’ignorer,
    4) que ce dépôt n’a été réalisé que dans le seul but de l’opposer à un tiers pour lui nuire.

    Il ne suffit donc pas d’affirmer que l’on utilise un signe à titre de nom commercial, encore faut-il parvenir à le démontrer.

    Tout comme il convient d’apporter la preuve qu’une personne a sciemment déposé un nom de domaine dans le seul et unique but de nuire.

    Il faut savoir encore, que bien généralement, une première consultation avec un avocat est gratuite (dans le doute, il suffit de demander avant de fixer un rendez-vous) et qu’en cas de victoire ( sachant que votre avocat ne vous poussera jamais à vous engager dans une procédure qu’il pense trop hasardeuse, il engagerait sa responsabilité civile) les frais de justice et les honoraires d’avocat sont pris en charge (du moins une grande partie) par la partie perdante.

    Il est aussi possible de demander une condamnation du perdant pour procédure abusive et d’obtenir réparation.

    Il existe enfin, un système d’Aide Judicaire pour les plus démunis.

    Je ne m’étale pas plus mais reste à disposition pour toute précision supplémentaire.

  6. Sylvain, la loi en France est comme ça (peut être en Europe), et donc assez injuste dans le cas de cet article.
    Mais aux États-Unis par exemple, t’achètes le nom de domaine, il est à toi quoi qu’il arrive.
    D’où les négociations aux prix fort.

  7. Il y avait un autre choix que les 2 évoqués :

    Continuer avec ton nom de domaine et attendre que la société, éventuellement, t’assigne en référé au tribunal de commerce. Étant donné que tu n’opérais pas dans la même sous-classe, il est peu probable qu’elle l’eut fait.

    Si toutefois elle l’avait fait, tu y serais allé sans avocat, en plaidant la bonne fois et ce n’est vraiment pas sûr qu’elle eut même gagné le droit de récupérer le nom de domaine.

  8. Il faut préciser que ce genre de mésaventure ne concerne en effet uniquement les extensions nationales. Les extensions internationales (.com, .net…) elles sont libres à tous, même si vous aviez la chance d’avoir coca-cola.com personne ne pourrait vous le reprendre, même avec les meilleurs avocats du monde. Premier arrivé, premier servi, c’est la règle et ça l’a toujours été. C’est pour ça que certaines marques payent parfois leur nom de domaine international à prix d’or.

    Pour les extensions nationales, il n’y a pas si longtemps que cela, certains hébergeurs demandaient des documents officiels (kbis) attestant du nom et de la présence de la société dans le pays pour l’ouverture du domaine. Mais ayant récemment fait une demande pour un .fr j’ai en effet constaté qu’il n’y a plus vraiment de barrière, parfois une mise en garde, c’est tout.

  9. bonsoir, j’ai vecu la meme situation mais vue du siege d’en face. c’est a dire que j’etais le gerant qui contactait le site personnel qui utilisait mon nom. mon sens le droit qui s’applique dans ce cas est: premier arrivé premier servi, tellement de cas d’ecole de sa ou sarl qui n’ont achete ou protege un nom de domaine, des dizaines de societe de protection basent d’ailleurs tout leur business sur le concept cher mais tout de meme moins cher que les procedures. celui qui t’a decide a lacher est un bon negociant qui a bien bleuffé, si tu avais voulu tenir… transfert du nom dans une ile, hebergement dans une ile, et adieu le droit francais…

  10. Il n’est pas mentionné dans l’article si le nom de domaine était en .com ou .fr car je pense que cela à une importance certaine.

  11. Je trouve ça tout bonnement abusé. J’avoue avoir regardé les autres personnes sur Google dont le site se nommait WebHunter, mais aucun ne traitait du même sujet que moi. Du coup c’était parti !

  12. @mattbuzz: je n’ai pas vérifié sur infogreffe par exemple que le nom commercial pouvait être déjà déposé.

    Luc olivier: Tu as raison. Le résultat était incertain. Mais si je perdais au bout de 2 ans de procédure, il y avait beaucoup de travail pour rien derrière.

    @sylvain: Travailler sur un blog dans l’incertitude qu’il puisse se fermer du jour au lendemain n’étais pas mentalement pas top. Et comme je l’ai dit mon blog n’avait que 2 mois. Si il existait depuis 3 ans ou si j’en vivais, je me serai battu avec rage.

  13. Voila tous le probleme des société qui profite des lois pour ratissé les petits blog ou site. J’ai rencontré le probleme avec un de mes sites, en fait j’étais passé devant leur site sur une requête dans Google, ils ont récupéré le nom de domaine mais je les ai prévenue que je transférais le contenue du site et son netlinking vers le nouveau site et que du coup il récupérais un coquille vide. Mon nouveau site est placé de nouveau sur la même requête et eux pleure maintenant.

  14. @matthieu : tu as raison , certaines marques ont du racheter assez chers des noms de domaine qu’elle n’avait pas déposé.
    Mais, les choses ont beaucoup évolué: le « cybersquatting » est combattu fermement maintenant. De plus, une marque notoire peut facilement récupérer tout nom de domaine ( quelque soit l’extension) qu’elle jugerait comme une contrefaçon de sa marque, et ce même si le site n’est pas exploité, et même si son domaine d’activité est différent. Elle peut même demander des dommages et intérêts. Cela vaut y compris pour un nom de domaine dont le nom ne ferait que rappeler la marque notoire (sonorité proche, orthographe proche).
    Pour les marques non notoire, les choses sont un peu plus floues et se décide au cas par cas (« bataille » entre le droit d’entreprendre et la liberté d’expression d’une part, et le droit des marques d’autre part).
    Avant de déposer un nom de domaine, il est vivement conseillé de vérifier qu’il n’est pas déjà employé par une marque (recherche sur google, sur l’INPI) et se demander si il n’est pas trop proche d’un nom de marque. Tout cela , même si la marque n’exploite pas un tel nom de domaine.
    (je ne suis pas juriste, mais je me suis pas mal documenté, ayant eu moi-même un litige de ce type: un gros site internet de vente en ligne a fait pression auprès de mon hébergeur pour que je lui cède le nom de domaine de mon site perso avec menace de procés et dommages et intérêt: j’ai eu un peu peur, du coup j’ai cédé; je pensais et pense encore être dans mon droit..mais pas envie d’aller au combat contre une énorme société)
    PS: vérifiez aussi que vos blogs comportent en mention légale obligatoire les nom et adresse de votre hébergeur ,et , si vous êtes professionnel , vos coordonnées en tant qu’éditeur du site. Peine d’amende possible sans cela.

  15. pour éviter ce genre de soucis, j’avais utilisé le service de namebaywatch lors de l’achat de mes noms de domaine, ça m’avait permis de vérifier s’ils avaient déjà été enregistrés un jour

  16. Je confirme, peu importe l’extension. Seule importe la compétence territoriale de la juridiction française.

    Par ailleurs, une action en contrefaçon à l’encontre de votre nom de domaine suppose que le demandeur soit titulaire d’une marque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce il me semble.

    L’hypothèse de la marque notoire est particulière et finalement, peu courante.

    Rien n’est flou concernant les marques « non notoire » (cf mon commentaire précédent).

    Je me permets de préciser, pour les personnes souhaitant avoir une idée claire sur cette question et qui se trouve un peu perdu au milieu de tous ces commentaires parfois contradictoires, que je suis avocat spécialisé en PI et en « droit de l’Internet » (ce qui ne signifie pas que ma parole doit être considéré comme vérité absolue, mais que j’espère ne pas dire trop de bêtises).

  17. @Mathieu Salvia (mon précédent message faisait suite à celui de Mathieu R.)
    Merci pour ces précisions de pro: c’est vraiment très utile.

    Quand je parlais d’un certain « flou » , je voulais dire qu’il existe de nombreuses situations dans lesquelles l’arbitrage n’est pas si évident.
    Exemple:
    – pour le point 3) de ton premier message:
    « qu’au moment du dépôt, le titulaire du nom de domaine avait connaissance de cet usage antérieur ou ne pouvait l’ignorer »
    Ok si le nom est strictement identique à celui d’une marque, mais qu’en est-il si il diffère légèrement (d’une lettre ou deux, ou bien si il a une sonorité proche, etc.)?
    On peut choisir en toute bonne foi, un nom qui nous semble bon, qui n’est pas celui d’une marque déposé (ou existante), mais qui pourtant peut poser problème du point de la marque.
    – pour le point 4) : »que ce dépôt n’a été réalisé que dans le seul but de l’opposer à un tiers pour lui nuire. »: Comment prouver de façon indéniable quel était le but de quelqu’un? Par exemple: on peut très bien dire qu’on fait un site « perso », non commercial alors qu’en fait cela n’était qu’une façade et que le but réel était bien de le revendre un jour ou l’autre , pour profiter du nom de la marque…

    C’est pourquoi, du point de vue du particulier qui dépose un nom de domaine, je pense qu’il subsiste vraiment des incertitudes , voir des risques.
    (je ne cache pas que j’ai peut-être un regard un peu « parano » sur le sujet, mais la mise en garde que j’ai reçu de la part d’un représentant d’une grande marque était très intimidante pour un simple particulier comme moi)

  18. Attention, une action en contrefaçon est différente de l’hypothèse envisagée dans ce billet (une demande en revendication d’un NdD sur le seul fondement d’un nom commercial antérieur).

    Tout l’enjeu de l’appréciation de la contrefaçon (par imitation (donc le nom varie légèrement)) consiste justement à rechercher – notamment – s’il peut exister un risque de confusion chez le consommateur (je simplifie énormément)

    Par ailleurs, à titre d’info, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.

    Enfin, effectivement, il n’est jamais facile de démontrer que l’on n’a pas réservé un nom de domaine de manière frauduleuse, mais il convient de se rappeler que la charge de la preuve repose sur le demandeur à l’action.

    Le reste, c’est l’aléa judiciaire propre à toute action.

  19. @Mathieu Salvia
    Juste une petite question (sans vouloir abuser de votre temps)
    Prenons par exemple la marque « Amazon.com ». Aurait-elle une chance de voir aboutir une action en contrefaçon contre un site qui s’intitulerait « ah-ma-zone.fr ou .com » (site perso sur une cité par exemple)? ou bien « mazone.com » ?
    Pour ma part je pense qu’une marque ne peut pas interdire l’usage d’un nom , si il sert à désigner la chose à laquelle il se rapporte et que cela est transposable au droit sur les noms de domaine. Mais suis-je dans le vrai?

  20. La plupart des blogueurs font de bonnes cibles pour les intimidations des sociétés un peu importante qui peuvent jouer avec la difficulté que l’on peut rencontrer à trouver une réponse juridique fiable à moindre coût…

  21. Prenons l’hypothèse Amazon.com contre un site ah-ma-zone.com.

    Puisque la marque n’est pas reproduite à l’identique, il faudra que la société AMAZON démontre que l’impression globale entre sa marque et le site internet en question est susceptible de générer un risque de confusion chez le consommateur ou l’internaute).

    Un point important à retenir est qu’un faible degré de similitude entre les signes (Amazon et ah-ma-zone.com) peut-être compensé par un fort degré de similitude entre les produits et ou services visés, et inversement.

    Cependant, dans notre hypothèse, le site ah-ma-zone.fr fait référence à une cité.

    La contrefaçon est donc écartée puisqu’il n’existe aucune similitude avec les produits et services désignés par la marque AMAZON.

    Elle serait de toute manière écartée si ce site était un site associatif ou personnel, sans but lucratif. La contrefaçon nécessite en effet une exploitation du signe contrefaisant dans la vie des affaires.

    L’hypothèse serait différente dans si la marque AMAZON était notoire (la différence des produits et/ou services visés étant dès lors sans importance).

    J’essaie de brosser ici des grandes lignes et simplifie grandement la complexité de cette matière.

    J’espère que ces infos vous seront utiles.

  22. Je suivais déjà ton blog avec qu’il ne devienne Capital Story, j’apprécie beaucoup ta motivation et ta perséverence. Tu as montré qu’en tant que blogueur on peut rencontrer des situations difficiles, mais il ne faut jamais baisser les bras pour arriver à son but. Merci d’avoir partagé ton expérience ici 😉

  23. Je viens de déposer une marque à L’INPI. ors il existe déjà un nom de domaine en.com antérieur de 3 mois à mon dépôt de marque. Par ailleurs conjointement au dépôt de marque j’ai aussi déposé le NDD en .fr.
    Mes questions sont les suivantes:
    1) le titulaire du NDD peut-il intenter une action en contrefaçon contre ma marque
    a. alors que je le laisse tranquille et ne lui demande pas de renoncer à son nom de domaine.
    2) au regard de la loi y a t-il une prévalence dans les différentes extensions .com, .fr ?
    3) j’ai pu lire que l’antériorité d’un NDD pouvait prévaloir sur une marque si le site était exploité de manière réélle et effective. Ors ce n’est pas le cas au jour de dépôt de ma marque. la page de site est en maintenance-construction. qu’en est-il alors de ce droit à l’antériorité.
    4) pour ma part il ne sagit pas de marque notoire et cela ne semble pas être le cas non plus pour le détenteur du NDD. Quels risques j’encoure sachant que je n’ai pas l’intention d’intenter une action contre le détenteur du NDD en .com.
    Merci pour vos réponses

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