le Web et le droit : affaires de marques sur le Net

Milka, Madame Figaro ou plus récemment Apple… La toile se fait régulièrement l’écho de litiges opposant titulaires de marques et présumés contrefacteurs, dont l’enjeu semble parfois échapper au simple consommateur. Petit tour d’horizon non exhaustif en deux questions.

Article rédigé par Mathieu Salvia, avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies. Cet article inaugure une nouvelle rubrique sur le droit et internet dans laquelle Mathieu publiera régulièrement des chroniques liées à l’actualité du sujet.

Milka, Madame Figaro ou plus récemment Apple… La toile se fait régulièrement l’écho de litiges opposant titulaires de marques et présumés contrefacteurs, dont l’enjeu semble parfois échapper au simple consommateur. Le récent bad buzz déclenché par l’affaire « Mme Figaro » et les centaines de commentaires postés sur la page Facebook officielle du magazine éponyme en constituent une parfaite illustration.

Quelles préoccupations économiques et/ou légales motivent ces multinationales à agir aussi régulièrement, parfois à l’encontre de simples particuliers, contre l’usage non autorisé de leur marque ? Quels sont exactement les droits conférés par un enregistrement de marque et que doit faire son titulaire pour les préserver ?

Petit tour d’horizon non exhaustif en deux questions.

marteau justice

Qu’est-ce qu’une marque et quelles sont les actions dont disposent le titulaire pour la protéger ?

La marque est un signe distinctif (verbal, figuratif, semi-figuratif, sonore ou tridimensionnel) par lequel une entreprise distingue ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Elle assure une fonction essentielle d’identification auprès du consommateur, qui lui accordera un degré plus ou moins important de confiance, voire d’attachement. Afin d’être plus attractive[1] et d’entretenir ce capital confiance, la marque fait l’objet d’importants investissements publicitaires qui participent directement à sa valeur économique[2].

La marque constitue ainsi pour beaucoup d’entreprises un important actif immatériel qu’il convient de protéger.

A cet effet, la loi confie un certain nombre de droits au titulaire de la marque. Le premier d’entre eux – et le plus important – est un droit exclusif d’exploitation de ce signe. En d’autres termes, le titulaire dispose d’un monopole d’exploitation de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Seul le titulaire de la marque est ainsi autorisé à exploiter le signe tel que déposé sur le marché. Toute utilisation non autorisée est susceptible d’être condamnée pour contrefaçon[3].

Ce monopole ne peut toutefois permettre d’interdire à un concurrent d’exploiter un signe identique pour des produits ou services différents, à moins que sa marque soit notoire. C’est le cas d’Apple par exemple, dont la notoriété de la marque éponyme lui confère une protection étendue qui lui permet – dans certaines conditions – d’interdire toute exploitation du signe « Apple », quel que soit le produit ou le service concerné.

Pourquoi agir aussi souvent, dans des cas ou la contrefaçon ne semble pas porter de réel préjudice au titulaire de la marque ?

En premier lieu et d’un point de vue purement économique, il est normal que le titulaire d’une marque évaluée à plus de 33 millions de dollars (en ce qui concerne APPLE) cherche à préserver le fruit de ses investissements. En second lieu, la contrefaçon dite « servile [4]» n’est pas le seul problème dont doit se soucier le titulaire d’une marque.

Certains concurrents indélicats se contentent en effet d’imiter la marque afin de créer un risque de confusion chez le consommateur ou un risque d’association entre sa société et celle du titulaire. Le raisonnement est simple : plus ma marque est proche d’une marque renommée, plus elle a de chances d’évoquer cette marque dans l’esprit du consommateur. Cela me permet ainsi de profiter de l’image de cette marque et donc, des efforts publicitaires et financiers du titulaire original.

Si ces agissements se multiplient, la marque risque en outre de se banaliser, de se vulgariser et finalement, de perdre de son attractivité (et donc de sa valeur). Plus grave encore, si le titulaire ne se montre pas vigilant et n’agit pas de manière répétée pour faire cesser ce qu’il estime être une atteinte à ses droits de propriété industrielle, il encourt un double risque.

Le premier risque est d’être déchu de ses droits sur sa marque pour dégénérescence. Cette sanction frappe toute marque devenue la désignation usuelle d’un produit ou d’un service du fait de l’inaction et de la passivité de son titulaire. Pour conserver son monopole sur la marque, le titulaire doit donc veiller à ce que sa marque ne devienne pas la désignation générique dans le langage courant d’un produit ou d’un service. Tel est le cas, par exemple, des marques Vintage (pour des vêtements) et Pina Colada (pour les boissons). Si la marque Caddie a pu au contraire échapper à la dégénérescence, c’est uniquement car son titulaire a systématiquement agi en justice pour lutter contre l’utilisation de sa marque comme simple nom commun.

Le second risque est de perdre la possibilité d’interdire à un concurrent d’utiliser une marque identique à la sienne. Le droit des marques prévoit en effet que le titulaire d’une marque ayant toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure à la sienne ne peut plus par la suite ni en demander la nullité, ni s’opposer à cet usage. Il est donc plus prudent d’agir dès qu’un opérateur dépose une marque trop proche de la sienne, sous peine de ne plus pouvoir le faire par la suite.

La politique de protection adoptée par le titulaire d’une marque repose donc non seulement sur des intérêts purement économiques (protection des investissements publicitaires et de la valeur de la marque) mais également sur différentes considérations juridiques qui conditionnent, pour certaines, la validité même de la marque.


[1] Ce qui permet entre autres d’augmenter les prix, de décliner la marque sur le marché ou encore d’autoriser des licences

[2] A titre d’exemple, la marque Coca Cola est aujourd’hui estimée à 71,861 millions de dollars

[3] Il doit toutefois s’agir d’une exploitation « dans la vie des affaires ».

En d’autres termes, il n’y a contrefaçon de marque que lorsqu’un tiers exploite cette marque afin d’en retirer un bénéfice économique.

[4] Un opérateur reproduit votre marque sur des produits de mauvaises qualités afin de tromper le consommateur


13 commentaires

  1. Un tour d’horizon très intéressant et complet sur le droit des marques, alors qu’il va devenir de plus plus complexe de trouver à la fois un signe disponibe à l’INPI et au WHOIS, on peut supposer que les recours juridiques seront de plus en plus nombreux.

  2. Le droit sur le web prend effectivement des dimensions assez hallucinantes. Entre le typosquatting soit disant interdit mais pratiqué quotidiennement ou les gens malhonnêtes qui déposent des expressions clé comme nom de marque puis attaquent à tour de bras quand on utilise leur « nom de » marque, les juristes spécialisés en Internet seront de plus en plus utile pour tous !

  3. Un problème important selon moi et que des entreprises se croient à l’abri parce que l’INPI a « validé » leur demande de marque. Or l’INPI enregistre les marques mais ne contrôle pas. Il faut donc veiller avant cela à ce que la marque soit libre et pas simplement en regardant sur la base de donné de l’INPI mais aussi au registre du commerce et pourquoi pas dans son moteur de recherche préféré.

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  6. Je suis étonné par la notion de « monopole ». Au contraire, ne faut-il pas, lorsque l’on dépose une marque à l’INPI, définir des classes pour lesquelles on souhaite protéger sa marque, sachant que plus on définit de classes, plus on paye.

    Ainsi, si une société protège la marque « trucmuche » pour une classe donnée, une autre société ne peut-elle pas utiliser la même marque « trucmuche » pour une autre classes ?

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  11. Bientôt l’ICANN sera meilleure conseillère pour le choix d’un nom de marque. En effet si le nom de domaine est déjà pris non seulement il y a de fortes chances que la marque existe mais en plus il sera complexe de se faire connaitre en ligne avec un nom de domaine même sensiblement différent au nom de marque…

  12. A tous : Merci pour vos commentaires.

    @Stéphane : L’enregistrement d’un signe à titre de marque confie bel et bien un monopole d’exploitation sur ce signe (cf paragraphe 3 de la première question).
    Ce monopole s’applique cependant uniquement aux produits et services visés à l’enregistrement (sauf si la marque est notoire) (cf paragraphe 4 de la première question).

    @Erwan : Tout à fait d’accord avec vous.

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